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   BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06 (EU)   

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BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06 (EU) (https://dejure.org/2008,5701)
BPatG, Entscheidung vom 29.04.2008 - 3 Ni 48/06 (EU) (https://dejure.org/2008,5701)
BPatG, Entscheidung vom 29. April 2008 - 3 Ni 48/06 (EU) (https://dejure.org/2008,5701)
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Volltextveröffentlichungen (4)

Papierfundstellen

  • GRUR 2009, 46
 
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Wird zitiert von ... (118)Neu Zitiert selbst (11)

  • BGH, 12.12.2006 - X ZR 131/02

    Schussfädentransport

    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Soweit darüber hinaus die Auffassung vertreten wird, das Gericht sei auch an die von dem Patentinhaber mittels Haupt- und Hilfsanträgen zur Verteidigung vorgegebenen Anspruchssätze jedenfalls insoweit nicht gebunden, als auch ohne dessen ausdrücklich oder konkludent erklärte Billigung ein eingeschränkter Anspruchssatz gewährt werden könne, der im Bereich zwischen den Fassungen nach Haupt- und Hilfsanträgen liege (…vgl. zum Diskussionsstand Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren 3. Aufl., S. 95 Rdn. 153; zur Bindung jedenfalls an die gewählten Fassungen des Patentanspruchs BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport; siehe auch unter IV), teilt der Senat diese Auffassung nicht.

    Gegenstand der Sachprüfung und damit der Klage kann auch im Falle einer zulässigen Selbstbeschränkung nur das erteilte Patent in seiner geltenden Fassung sein (…vgl. z. B. Rogge in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 48; zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren BGH GRUR 1998, 910, 911 - Scherbeneis; BPatGE 45, 53, 55;… Keukenschrijver in Busse PatG, 6. Aufl., § 16 GebrMG Rdn. 10), wobei es ausschließlich Sache des Patentinhabers ist, den erteilten Patentanspruch in einer von ihm neu gefassten eingeschränkten Fassung zulässig zu verteidigen, wenn er dessen vollständige Nichtigerklärung vermeiden will (BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).

    Der Kläger im Nichtigkeitsverfahren muss deshalb ebenso wenig wie das Gericht (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport) von sich aus in eine Prüfung darüber eintreten, inwieweit in dem insgesamt als nicht schutzfähig angegriffenen Patentanspruch ein bestandsfähiges Minus enthalten ist.

  • BGH, 28.10.1997 - X ZB 11/94

    "Scherbeneis"; Prüfung eines Gebrauchsmusters im Löschungverfahren

    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Gegenstand der Sachprüfung und damit der Klage kann auch im Falle einer zulässigen Selbstbeschränkung nur das erteilte Patent in seiner geltenden Fassung sein (…vgl. z. B. Rogge in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 48; zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren BGH GRUR 1998, 910, 911 - Scherbeneis; BPatGE 45, 53, 55;… Keukenschrijver in Busse PatG, 6. Aufl., § 16 GebrMG Rdn. 10), wobei es ausschließlich Sache des Patentinhabers ist, den erteilten Patentanspruch in einer von ihm neu gefassten eingeschränkten Fassung zulässig zu verteidigen, wenn er dessen vollständige Nichtigerklärung vermeiden will (BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).

    Ausgehend hiervon wäre es dem Kläger allenfalls möglich, im Rahmen der Klage erkennen zu lassen, ob und inwieweit er das Patent beschränkt angreifen will, wozu aber insbesondere deshalb keine Veranlassung besteht, weil - anders als in Gebrauchsmusterverfahren bei bereits zu den Registerakten gereichten beschränkenden Unterlagen (vgl. hierzu BGH GRUR 1998, 910, 912 - Scherbeneis;… zur Möglichkeit der Kenntlichmachung eines eingeschränkten Löschungsbegehrens bei der Gebrauchsmuster-Löschungsklage vgl. Bühring GbmG 7. Aufl., § 15 Rdn. 77 und 86, BPatGE 22, 57, 58; 22, 114, 116; 22, 126, 128) - keine vorformulierten Fassungen des Rechteinhabers existieren.

  • BGH, 27.06.2007 - X ZB 6/05

    Informationsübermittlungsverfahren II

    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Es kann vorliegend dahinstehen, ob im Nichtigkeitsverfahren eine Teilvernichtung des Streitpatents (zur Rechtslage im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vgl. zuletzt BGH Urteil v. 27. Februar 2008 - X ZB 10/07 - Installiereinrichtung; BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II) abweichend von einer zumindest hilfsweise durch den Patentinhaber verteidigten entsprechend eingeschränkten Fassung zu erfolgen hat (…vgl. Rogge in Benkard PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 67 und Rdn. 77).

    Änderungen der Fassung des erteilten Patentanspruchs gegen den Willen des Patentinhabers dürfen nicht erfolgen (vgl. zum Einspruchs- und Einspruchsverfahren BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II m. w. H.).

     
  • BGH, 24.10.1996 - X ZR 29/94

    "Schwenkhebelverschluß"; Zulässigkeit einer Patentnichtigkeitsklage

    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Eine hiervon abweichende Teilnichtigerklärung würde - auch soweit sie sich nicht nur auf den Wortlaut eines Patentanspruchs, sondern auf den gesamten Anspruchssatz bezieht - damit dem erklärten Willen des Patentinhabers widersprechen, der auch im Nichtigkeitsverfahren zu beachten ist (vgl. BGH GRUR 97, 272, 273 - Schwenkhebelverschluss;… Rogge in Benkard PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 65;… Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 26; BPatG GRUR 1996, 44 - Tetrafluoräthan).

    Der Senat teilt die in der Entscheidung "Schwenkhebelverschluss" (BGH GRUR 1997, 272) geäußerten Bedenken, wonach es dem Kläger im Patentnichtigkeitsverfahren verwehrt ist, einen Patentanspruch in der Weise beschränkt anzugreifen, dass der Inhaber des Streitpatents durch eine in den Klageantrag aufgenommene Neufassung des angegriffenen Patentanspruchs festgelegt wird.

  • BGH, 27.02.2008 - X ZB 10/07

    Installiereinrichtung

    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Es kann vorliegend dahinstehen, ob im Nichtigkeitsverfahren eine Teilvernichtung des Streitpatents (zur Rechtslage im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vgl. zuletzt BGH Urteil v. 27. Februar 2008 - X ZB 10/07 - Installiereinrichtung; BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II) abweichend von einer zumindest hilfsweise durch den Patentinhaber verteidigten entsprechend eingeschränkten Fassung zu erfolgen hat (…vgl. Rogge in Benkard PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 67 und Rdn. 77).
  • BGH, 30.05.1956 - I ZR 43/55

    Selbstbeschränkung des Patentinhabers im Nichtigkeitsverfahren

    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Eine Sachprüfung der Patentfähigkeit ist dem Gericht verwehrt, da dieses nur im Rahmen der von den Streitparteien gesetzten Grenzen über den Bestand des bisher geschützten Rechts zu entscheiden hat (st. Rspr., vgl. BGH 1964, 308 - Dosier- und Mischanlage unter Hinweis auf BGH GRUR 1956, 409, 410 - Spritzgussmaschine; GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran; BGH Bausch 1999-2001, 467, 469 - Druckentlastungspaneel).
  • BGH, 01.12.1961 - I ZR 131/56

    Rechtsmittel

    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Eine Sachprüfung der Patentfähigkeit ist dem Gericht verwehrt, da dieses nur im Rahmen der von den Streitparteien gesetzten Grenzen über den Bestand des bisher geschützten Rechts zu entscheiden hat (st. Rspr., vgl. BGH 1964, 308 - Dosier- und Mischanlage unter Hinweis auf BGH GRUR 1956, 409, 410 - Spritzgussmaschine; GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran; BGH Bausch 1999-2001, 467, 469 - Druckentlastungspaneel).
  • BPatG, 28.09.2006 - 2 Ni 37/04
    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Es besteht deshalb kein Anlass davon auszugehen, dass der Patentinhaber die angegriffenen Patentansprüche auch in der Weise verteidigen will, dass er nur einzelne Patentansprüche gemäß Hauptantrag vorrangig vor dem Hilfsantrag verteidigen will (vgl. eine ausdrückliche Erklärung fordernd: BPatG 2 Ni 37/04 Urteil vom 28. September 2006).
  • BPatG, 01.02.2002 - 5 W (pat) 20/00
    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Gegenstand der Sachprüfung und damit der Klage kann auch im Falle einer zulässigen Selbstbeschränkung nur das erteilte Patent in seiner geltenden Fassung sein (…vgl. z. B. Rogge in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 48; zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren BGH GRUR 1998, 910, 911 - Scherbeneis; BPatGE 45, 53, 55;… Keukenschrijver in Busse PatG, 6. Aufl., § 16 GebrMG Rdn. 10), wobei es ausschließlich Sache des Patentinhabers ist, den erteilten Patentanspruch in einer von ihm neu gefassten eingeschränkten Fassung zulässig zu verteidigen, wenn er dessen vollständige Nichtigerklärung vermeiden will (BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).
  • BPatG, 19.12.1996 - 2 Ni 29/95
    Auszug aus BPatG, 29.04.2008 - 3 Ni 48/06
    Nach einhelliger Meinung wird im Falle der zulässigen Selbstbeschränkung und Rücknahme der weitergehenden Klage (vgl. BGH Bausch 1999-2001, 467, 469 - Druckentlastungspaneel;… Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren 3. Aufl., S. 111 Rdn. 164; BPatG 2 Ni 29/95 in Bausch 1994-1998, 673, 674), welche auch ohne ausdrückliche Erklärung in dem erklärten Einvernehmen des Klägers liegen kann (vgl. BPatG 2 Ni 45/93 in Bausch 1994-1998, 25, 27-28), der Streitstoff bindend begrenzt und auf die Prüfung der Zulässigkeit der nicht angegriffenen Beschränkung reduziert.
  • BPatG, 13.10.1994 - 2 Ni 45/93
  • BPatG, 27.12.2021 - 6 Ni 37/18

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Steuerung alternativer …

    Die weiteren Patentansprüche 2 bis 7 nach Hauptantrag bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung; BPatG, Urteil vom 29. April 2008 - 3 Ni 48/06 (EU), BPatGE 51, 45 - Ionenaustauschverfahren, BGH, Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 - Datengenerator).

    Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 1 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung; BPatG, Urteil vom 29. April 2008 - 3 Ni 48/06 (EU), BPatGE 51, 45 - Ionenaustauschverfahren, BGH, Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 - Datengenerator).

    Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 2 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hilfsantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung; BPatG, Urteil vom 29. April 2008 - 3 Ni 48/06 (EU), BPatGE 51, 45 - Ionenaustauschverfahren, BGH, Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 - Datengenerator).

    Die weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte den Hilfsantrag als geschlossene Anspruchssatz versteht und das Streitpatent insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung; BPatG, Urteil vom 29. April 2008 - 3 Ni 48/06 (EU), BPatGE 51, 45 - Ionenaustauschverfahren, BGH, Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 - Datengenerator).

  • BPatG, 27.11.2012 - 4 Ni 47/10

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Vorrichtung zur dauerhaften Verlängerung …

    Der Senat schließt sich der Auffassung an, wonach die beklagte Patentinhaberin im Nichtigkeitsverfahren aus Billigkeitsgründen gem. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die gesamten Kosten des Rechtsstreits auch dann zu tragen hat, wenn die Klägerin nach zulässiger Selbstbeschränkung durch Neufassung der angegriffenen Patentansprüche die Klage insoweit zurücknimmt und das Streitpatent ohne weitere Sachprüfung nur für nichtig erklärt wird, soweit es nicht verteidigt wird (im Anschluss an BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

    Nach ständiger Rechtsprechung kann die Patentinhaberin im Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent im Umfang des Angriffs auch ausschließlich beschränkt verteidigen mit der Folge, dass das insoweit nicht mehr verteidigte Patent ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist, da eine sachliche Überprüfung nur im Rahmen der von den Streitparteien bindend gesetzten Grenzen zu erfolgen hat (BGH GRUR 2005, 145, 146 - elektrisches Modul; BPatG GRUR 2009, 46, 49 - Ionenaustauschverfahren; BPatG GRUR 2009, 1195 - Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen;… Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., 2011, Rdn. 226ff.;… zur Selbstbeschränkung auf Null vgl. auch Senat Urt. v. 18.7.2012, 4 N 3/12; BPatG GRUR 2010, 137 - Oxaliplatin).

    Zudem würde die dem Patentinhaber nach der ständigen Rechtsprechung aus Gründen der Prozessökonomie gewährte Gunst, zur Beschränkung seines Patents nicht stets auf ein isoliertes Beschränkungsverfahren i. S. von § 64 PatG bzw. Art. 105a EPÜ ausweichen zu müssen, sondern diese auch im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens herbeiführen zu können (BGH GRUR 2005, 145, 146 - elektrisches Modul), zu einer für die Klägerin unbilligen kostenmäßigen Verschiebung des isolierten Beschränkungsverfahrens in das Nichtigkeitsverfahren führen (BPatG GRUR 2009, 46, 50 - Ionenaustauschverfahren , m. w. H.).

    Hiervon ausgehend ist deshalb aufgrund der ergänzend heranzuziehenden Billigkeitsgründe gem. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG abweichend vom Unterliegensprinzip und den entsprechend geltenden Kostengrundsätzen der §§ 91ff., 269 Abs. 3 ZPO der Patentinhaberin das mit der Möglichkeit einer zulässigen Beschränkung durch Neufassung des Patentanspruchs verbundene Kostenrisiko aufzubürden, welches hinsichtlich des überschießenden ursprünglichen Klageantrags entsteht, wenn die im Verlaufe des Verfahrens beschränkt verteidigte Fassung des Streitpatents nicht angegriffen wird und die Klägerin sich mit dieser Fassung sofort einverstanden erklärt (BPatG GRUR 2009, 46, 50 - Ionenaustauschverfahren ,m. w. H.).

  • BPatG, 10.11.2015 - 3 Ni 19/14

    (Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Verfahren zum Anpassen von Tierfutter an …

    Die weiteren Patentansprüche des Hauptantrags bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, da die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass sie den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent in der Reihenfolge Hauptantrag und Hilfsanträge I bis VII verteidigt (vgl. BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

    Die weiteren Patentansprüche der Hilfsanträge I bis V bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, da die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass sie die Hilfsanträge I bis V als geschlossene Anspruchssätze versteht und das Streitpatent in der Reihenfolge Hilfsanträge I bis V verteidigt (vgl. BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

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